正當使用是否真的“正當”
商標的正當使用早在2007年就已經成為知識產權界的熱點話題,商標的正當使用也已經成為商標侵權抗辯的首選理由。商標行政執(zhí)法與司法實踐當中也有諸多案例依據商標的正當使用認定不構成侵權。且2014年5月1日頒布的新《商標法》,也就商標正當使用抗辯進行了完善,并加入了“在先使用”的抗辯理由。
但是是否所有的正當使用都是“正當”的,即不構成商標專用權侵權的,還需要個案分析。
描述性使用:
相關法律依據:
《商標法》的第五十九條:注冊商標當中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者是直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。
三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。
《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》
第二十六條:正當使用商標標識行為的構成要件有哪些?構成正當使用商標標識的行為應當具備以下要件:
1) 使用出于善意;
2) 不是作為自己商品的商標使用;
3) 使用只是為了說明或者描述自己的商品。
商標描述性正當使用:
商標的描述性使用是指商標的內容或含義表述了該商標指定使用商品的內容,或者該商品的成分、性質、用途、功能、特點、質量、重量、數量或其他特點。
對商標描述性合理使用主要是為了保護經營者對自己商品進行描述的自由,通常使用的都是具有“第二含義”的,由通用名稱或圖形、地名構成的顯著性較弱的商標。通常情況下,不具有顯著性的標識,如商品的通用名稱、圖形、型號,或僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的標識,不得注冊為商標。然后這種標識經過長期使用而具有了顯著性,能夠將商品與服務的來源和出處區(qū)別開來的,可以注冊為商標。這就是所謂的因使用而具有了“第二含義”的標識,可以注冊未商標。當這些普通詞匯獲得“第二含義”而注冊為商標,如果非商標所有人只是在詞匯的第一含義上作描述性使用,而這種使用又不會導致消費者對商品或服務來源的誤認或混淆,則這樣的使用即為商標的描述性正當使用。
所以,如果他人將上述這種因取得“第二含義”而成功注冊的商標,使用在自己的商品上,僅僅是為了善意的表示商品的名稱、種類、地點等,這樣的使用不會被判定為侵犯了注冊商標的專用權。但不是所有的描述性使用都可以被視為“正當使用”,如上文列出的《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》,描述性的使用須滿足上述三個要件,才能被視為“正當使用”。